Merkenrecht

In dit artikel gaan we van de definitie van merkenrecht via een stappenplan langs alle juridische aspecten van merkrecht. Zo bespreken we de kosten en duur van het merk, maar ook hoe je het depot kunt vastleggen en tot registratie kunt overgaan.

Wat is de definitie?

Merkenrecht is het geheel van wetgeving, regels, eisen  en jurisprudentie die de rechten op een merk bepalen. Hierdoor mag deze merknaam alleen met toestemming van de eigenaar van het merk worden gebruikt. Uit het Burgerlijk Wetboek kan worden opgemaakt dat merkrecht een absoluut vermogensrecht is.

De betekenis van een merk is volgens artikel 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)  als volgt:

“Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”

Hoe kan je merkenrecht aanvragen?

Het merkrecht kent een formeel vereiste. Een merk kan enkel worden verkregen via een depot. Dit depot wordt door de merken instantie ingeschreven in het merkenregister. Als jouw merk niet wordt ingeschreven in het merkenregister bestaat jouw merkrecht niet.

Er zijn eigenlijk drie routes om rechten te krijgen: nationaal, internationaal en voor de gehele Europese Unie. Een nationaal merkrecht kennen we in Nederland niet omdat we vallen onder Benelux merkenrecht. Krijg je in Nederland een merk, dan geldt het in de Benelux.

De procedure om merkenrecht aan te vragen kent zes stappen, namelijk:

1. Onderzoek naar vergelijkbare merken
2. Klassen bepalen voor registratie
3. Indienen merk
4. Oordeel formele eisen en absolute gronden
5. Wettelijk geldende oppositietermijn
6. Merk wordt ingeschreven voor 10 jaar

Waar staat het in de wet?

Het merkenrecht kent enkele bronnen. Zo staat het  in een verdrag en een richtlijn. Het verdrag is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, oftewel het BVIE. Het staat dus niet in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is de Nieuwe Uniemerkenverordening op 23 maart 2016 in werking getreden. Hiermee wordt de Gemeenschapsmerkenverordening vervangen.

Andere bronnen zijn:

• Merkenrichtlijn
• Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie
• Handelsnaamwet

Harmonisatie

De Uniemerkenverordening is deel van hervormingen binnen het merkrecht welke harmonisatie tot doel hebben. Door harmonisatie komen nationale systemen meer in lijn met het Uniemerken systeem.

Welke functies kent het?

De functie van het merkenrecht is transparantie in de markt. Door merken kunnen bedrijven hun producten en diensten onderscheiden van die van concurrenten. Hierdoor kan de consument beter keuzes maken. Grof gezegd kent het merkrecht 5 functies.

5 functies van het merk

1. herkomstfunctie
2. identificatiefunctie
3. verkoopfunctie
4. reclamefunctie
5. goodwillfunctie

Wat zijn kosten van merkenrecht?

De kosten van merkrecht bestaan uit meerdere onderdelen en valt eigenlijk uiteen in twee delen. De kosten van de juridisch expert – zoals een advocaat of jurist – enerzijds en de kosten van het deponeren van het merk. Dit noemen we de kosten van het merkdepot en bedragen € 244,- voor drie klassen. Een schriftelijke aanvraag voor een merk in de Benelux kost € 276,-.

Daarnaast moet in de kostprijs van een merknaam vastleggen worden meegenomen of het gaat om een registratie in de Benelux of de Europese Unie. Het registreren van merknamen in de Europese Unie kost meer dan wanneer enkel voor de Benelux wordt gekozen.

Wat is de duur van merkrecht?

De duur van merkenrecht staat ook in het BVIE. Artikel 2.9 BVIE bepaalt dat bescherming van een merk in de Benelux een duur kent van 10 jaar. Letterlijk zegt het verdrag dit:

“De inschrijving van een merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot), heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen vanaf de datum van depot.”

Deze inschrijving en daarmee de bescherming van het merkrecht kan telkens voor verdere duur van 10 jaren worden vernieuwd. Als je de geldigheid van jouw bescherming wilt verlengen, dan kan dat binnen 6 maanden na afloop van de geldigheidsduur.

Waar kan je het opzoeken?

Merkenrechten bestaan in het begin vooral uit onderzoek. Bestaat een merk al en is het vastgelegd? Als je het wilt opzoeken, dan is dat eenvoudig te doen via de website van het BOIP.

Hoe gaat de procedure in zijn werk?

Om de procedure uit te leggen gaan beschrijven we stap voor stap hoe je een merk kunt vastleggen en beschermen. Van het onderzoek en het aanvragen tot het deponeren en wat je kunt doen bij inbreuk op merkenrechten. Alles begint eigenlijk met het depot.

Bron: Boombasics Intellectuele eigendom, derde druk, mr. P.A.C.E. van der Kooij

Hoe kun je merkenrecht beschermen?

Het merkenrecht zorgt ervoor dat je jouw merk kunt beschermen door het te laten opnemen in het officiële Benelux merkenregister. Je ontvangt dan een registratiebewijs. Met registratie kan je juridische stappen ondernemen tegen concurrenten die jouw merk misbruiken. Na registratie kan je jouw merk beschermen met het ® teken. Dit zorgt voor vertrouwen bij klanten en geeft een signaal af naar concurrenten dat zal worden opgetreden tegen misbruik omdat het merk beschermd is. Tot slot kan je een beschermd merk verkopen of een licentie uitgeven op het merk.

Weigering depot

Als niet is voldaan aan de absolute gronden voor geldigheid van een merk, zal het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de inschrijving van depots weigeren. Als een merk te beschrijvend is of geen onderscheidend vermogen kent zal het BBIE het depot zeker weigeren.

Oppositie en oppositieprocedure

De oppositieprocedure is een belangrijke stap binnen de merkrecht procedure waarbij de houder van een ouder merk oppositie in kan stellen tegen het depot van een jonger merk.

Oppositie is mogelijk bij gelijke merken voor dezelfde waren. Als je Ajax wilt registreren voor een allesreiniger bijvoorbeeld. Ook kun je een oppositieprocedure starten als verwarring mogelijk is bij het publiek of als een merk voor verwarring kan zorgen met een algemeen bekend merk.

Merkrecht geschil

De termijn die volgens het merkrecht geldt om oppositie in te stellen is twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot. Als oppositie is ingesteld krijgen de betrokken partijen twee maanden om het geschil onderling op te lossen en een schikking te treffen.

Daarna zal het BBIE een beslissing nemen waaruit blijkt of het merk geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd of toegelaten.

Kosten oppositie

De kosten voor oppositie bedragen € 1.000,-. Je kunt dit in een keer betalen of in twee delen. Als je ervoor kiest om gespreid te betalen, moet voor afloop van de oppositietermijn 40% van het verschuldigde recht zijn betaald en voor aanvang van de procedure de resterende 60% van het verschuldigde bedrag.

Beroep tegen beslissing BBIE

Het is mogelijk om tegen de beslissing van het BBIE in beroep te gaan. Het beroep moet worden ingesteld bij het Gerechtshof in Den Haag. Als je daar ook bot vangt kan je kiezen voor cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Hoe werkt merkenrecht bescherming?

Als je denkt aan merkenrecht bescherming, dan moet je een merk aanvragen. Dit aanvragen van een merk heet deponeren. Bij deponeren van je merk laat je jouw merk vastleggen door het BBIE. Registratie van een merk is niet altijd eenvoudig, vaak is het inschakelen van een juridisch expert – zoals een jurist of advocaat – aan te raden als je een merk wilt registreren.

De aanvraag komt namelijk vrij nauw en registratie kan al snel worden geweigerd. Bijvoorbeeld als onderscheidend vermogen mist of een merknaam te beschrijvend is.

Hoe kan je merkrecht internationaal beschermen?

Je kunt merkrechten op drie manier beschermen. Nationaal, internationaal en voor de EU. In Nederland gaat nationale bescherming niet op, omdat je dan direct jouw merk beschermt binnen de Benelux. Wil je jouw merk binnen heel Europa beschermen, dan kies je voor internationaal beschermen of binnen de Europese Unie.

Recht van voorrang

Het recht van voorrang zorgt ervoor dat als je bescherming van jouw merk hebt verkregen van een land dat is aangesloten bij het Verdrag van Parijs je voor een bepaalde termijn voorrang krijgt op bescherming van jouw merk in andere landen die het Verdrag van Parijs hebben ondertekend. Vooral voor een octrooi of patent biedt het recht van voorrang uitkomst.

Nadat je een uitvinding hebt vastgelegd kun je marktonderzoek doen in verschillende landen om een strategie te bepalen en te bekijken in welke andere landen wereldwijd jij jouw merk of uitvinding wil registreren.

Welke eisen worden gesteld binnen het merkrecht?

Om een merk vast te kunnen leggen moet het merkenbureau toetsen of het gedeponeerde merk voldoet aan de in het recht gestelde materiële eisen. We kennen drie materiële eisen, te weten:

• deugdelijkheid
• geoorloofdheid
• rechtmatigheid

Wat kan je als merk registreren?

Elk teken dat er voor zorgt dat je je als merk kunt onderscheiden, kan een merk zijn en kan je dus registreren. Het teken moet wel vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Uit het arrest Sieckmann komen 7 eisen aan een teken naar voren. Een teken of merk moet als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam, ondubbelzinnig en objectief’ zijn (rov. 52-54). Hierdoor kennen we verschillende soorten tekens die je als merk kan registreren. Dit zijn:

• woordmerk – Namen, woorden, cijfers, combinaties van woorden en cijfers
• beeldmerk – Logo’s
• vormmerk – Vormen van een product of verpakking
• kleurmerk – Kleuren
• klankmerk – Klanken

Hoe kan je merkrecht overdragen?

Een merkenrecht overdragen is relatief eenvoudig. Je kunt een merk om niet overdragen aan een ander, maar je kunt het merk natuurlijk ook overdragen na verkoop. Bij overdracht van een merk is het verplicht om dit in een akte vast te leggen die door beide partijen wordt ondertekend. Hierbij moet goed worden opgelet dat het merk wordt overgedragen voor het hele gebied waarvoor het recht geldt. Als je een Benelux-merkenrecht hebt, dan kunt je dit niet alleen voor Nederland overdragen. Doe je dit wel, dan is die overeenkomst nietig.

Overigens bepaalt artikel 2:31 BVIE dat je een merk kunt overdragen zonder het bedrijf over te dragen. Het is dus niet nodig om het gehele bedrijf met daarin het merk te verkopen om dit recht te kunnen overdragen.

Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om een gedeelte van een merk over te dragen via klassen. Heb je een merk met drie klassen, dan kan je een deel daarvan overdragen.

Merkenrecht licentie

Overdragen van een merk is niet altijd nodig. Je kunt ook voor een licentie te kiezen middels een licentieovereenkomst. Verschil met het overdragen is dat je zelf eigenaar van jouw merk blijft. Bij overdracht ben je geen eigenaar van jouw merk.

Bij een licentie is exclusiviteit niet verplicht. Op die manier kan de eigenaar van het merk meerdere licenties uitgeven. Dit gebeurt vaak uit geografisch oogpunt. Bijvoorbeeld met een licentieovereenkomst voor Nederland en Duitsland.

Licenties kunnen vormvrij worden uitgegeven, maar het heeft pas zin om op te treden tegen als het is ingeschreven in het Merkenregister. Bij inbreuk kan een licentienemer hier zelf tegen optreden als dit is vastgelegd in de  licentieovereenkomst. Ook kan de licentienemer dan zelfstandig beslag laten leggen op zaken die inbreuk maken.

Wanneer is sprake van inbreuk?

Om te kunnen kijken wanneer sprake is van inbreuk op merkenrecht moeten we wederom naar het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d BVIE geven aan dat er vier criteria zijn waarbij we spreken van inbreuk op merkenrecht. Deze vier inbreuk criteria zijn:

1. zelfde merk voor dezelfde waren of diensten
2. overeenstemmend merk voor dezelfde waren of diensten
3. zelfde of overeenstemmend merk voor niet-vergelijkbare waren of diensten
4. wanneer een teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

Er mag worden aangenomen dat een merk vergelijkbaar is met een ander merk als het komt uit dezelfde branche of is gemaakt is van dezelfde grondstoffen. Je mag dus niet zomaar andermans merk gebruiken. Als je een merk gebruikt in jouw domeinnaam is dat over het algemeen al inbreuk op merkrechten. Een domeinnaam die bijvoorbeeld www.koopnikeschoenen.nl heet kan dus inbreuk maken op het merkrecht van Nike.

Inbreuk jurisprudentie

Binnen het merkrecht is door jurisprudentie duidelijk geworden wanneer wanneer een merk gelijksoortig is en wanneer niet. Zo is bier en chocolade gelijksoortig (Skol/Sjolk) en zijn koffie en thee dat ook.

Chocolade en kattenvoer (Merci/Merci), zeep en reinigingsmiddel (Green Clean/Clien) zijn niet gelijksoortig. Bijzonder is dat gebak en bakpoeder ook niet gelijksoortig werden geacht in de inbreuk jurisprudentie.

Google Adwords

Jurisprudentie heeft ook antwoord gegeven op de vraag of concurrenten inbreuk op merkenrecht kunnen maken via Google Adwords. Bloemen bezorgbedrijf M&S had geadverteerd bij Google en als keyword concurrent Interflora gekozen. Hierdoor kwam M&S hoger in de Google zoekresultaten dan Interflora. Interflora sprak M&S daarom aan op merkinbreuk.

Het Hof van Justitie heeft daarbij geoordeeld dat als geen sprake is van verwatering en het merk niet wordt aangetast geen sprake is van merkinbreuk en juist kan worden gesproken van normale concurrentie welke toelaatbaar.

Wat kun je doen bij schending van merkrecht?

Inbreuk op een recht is onrechtmatig en daarmee kan inbreuk een onrechtmatige daad zijn. Bij schending van merkenrecht kan je het beste zorgen dat dit stopt door het aanspannen van een kort geding. Althans, als je er onderling niet uitkomt. Vaak is het eenvoudiger om de schender aan te spreken middels een juridische brief. Zo is nog geen advocaat nodig en is het mogelijk om de zaak zonder tussenkomst van een rechter te schikken.

Kort geding

Om een kort geding te kunnen aanspannen geldt het vereiste dat de eiser voldoende belang moet hebben bij een zaak. Als sprake is van inbreuk, dan geldt dat de eigenaar van het merk er voldoende belang bij heeft. Als sprake is van merk inbreuk, dan wordt daar in de regel een kort geding voor aangespannen. Via het kort geding verkrijgt men via de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening.

Hoe hoog zijn de proceskosten?

De proceskosten variëren enorm. Proceskosten bij een kort geding bedragen gemiddeld € 5.000,- en als een bodemprocedure wordt gestart kan dit tot wel 20 à 25.000 euro kosten. In de regel moet de verliezende partij bij een intellectueel eigendom zaak de proceskosten vergoeden. Het gaat hierbij echter om vooraf vastgestelde bedragen die een maximum kennen en vaak niet de daadwerkelijke proceskosten van de winnende partij dekken. Om het kostenrisico te kunnen inschatten heeft de Rechtspraak in samenwerking met de Orde van Advocaten een indicatietarief vastgesteld.

Voorbeeld

Merkenrecht voorbeelden zijn er alom. Vaak zijn deze door jurisprudentie bekend geworden als merk of is middels jurisprudentie vast komen te staan dat inbreuk op een merk werd gemaakt. Bijvoorbeeld op de vorm, de naam of de kleuren.

Voorbeeld van een merk is de vorm van de Wokkel. Een voorbeeld van merkrecht uit het verleden is de kleur oranje van Libertel. Ook KPN heeft een dergelijke zaak gevoerd over het vastleggen van “hun” kleur groen als merk. Ook de muziek van Für Elise is een bekend voorbeeld binnen het merkrecht.

Hoe werkt handhaving?

Zoals in dit artikel is uitgelegd is er een aantal mogelijkheden tot handhaving van je rechten. Bijvoorbeeld middels een juridische brief. En lukt dat niet, dan kan je altijd een kort geding aanspannen tegen de partij die inbreuk maakt.

Om te zorgen dat je kunt optreden tegen derden die inbreuk maken op merkrecht is het belangrijk om goed te checken en te controleren welke concurrerende of conflicterende merken er zijn voordat je jouw merkrecht gaat registreren.

Advocaat merkenrecht

Onze juristen en advocaten merkenrecht helpen je bijvoorbeeld bij inbreuk op merkenrechten. Dus als je van mening bent dat iemand jouw merknaam of handelsnaam gebruikt terwijl dat niet mag.

Een merkengemachtigde, jurist of advocaat kan je ook helpen bij bij registratie van jouw merk en het kiezen van de juiste klassen. Als je dit goed laat onderzoeken door een jurist of advocaat merkrechten kan je na vastleggen van het depot beter optreden tegen inbreuk. Voordat je een merk vastlegt is een goed marktonderzoek dus noodzakelijk.