Verwarringsgevaar

Wat is verwarringsgevaar?

Van verwarringsgevaar binnen intellectueel eigendom is sprake als een andere partij gelijkende tekens, ontwerpen, designs of handelsnamen gaat gebruiken. Een domeinnaam is geen intellectueel eigendomsrecht, maar met een handelsnaam is verwarringsgevaar ook mogelijk en daarom kun je daarmee ook merkinbreuk en handelsnaaminbreuk plegen.

Wanneer is er verwarringsgevaar bij een merk?

Van verwarringsgevaar binnen merkenrecht is sprake als een teken hetzelfde is of lijkt op dat van een ander en daarnaast dezelfde of gelijkende waren of diensten levert. Hierbij is het specialiteitsbeginsel van toepassing. 

Er is sprake van inbreuk indien het publiek kan menen dat de waren of diensten van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er is sprake van overeenstemming of soortgelijkheid wanneer de relevante consument in verwarring wordt gebracht over de herkomst van de waren en diensten.

De meest voorkomende tekens die verwarring in het merkenrecht opleveren zijn merknamen, logo’s en een combinatie daarvan. Andere soorten merken als bewegingsmerken, positiemerken en beeldmerken zonder naam er in vallen hier ook onder.

Om te kunnen bepalen of sprake is van verwarringsgevaar bij een merk moet worden uitgegaan van de totaalindrukken van twee merken.

De drie beoordelingscriteria om te bepalen of sprake is van verwarringsgevaar binnen merkenrecht komen voor uit de zaak Puma/Sabel. Deze zijn:

1. visueel
2. auditief
3. conceptueel

Voorbeeld van een zaak is Olly Gan vs Hooligan voor kleding. Olly Gan is een Frans merk en Hooligan doet een merkaanvraag in de EU. Een dergelijke zaak moet dan als volgt worden beoordeeld.

1. Visueel → Drie laatste letters zijn identiek, uitgeschreven is het merk even lang. Wel bestaat Olly Gan uit twee woorden en Hooligan uit één woord. 

Ook de eerste letters komen niet overeen.

2. Auditief → Qua uitspraak in het Frans komen de woorden overeen
3. Concept → Woord Olly Gan heeft geen betekenis, het wijst op een voor- en 

achternaam. Dit is gebruikelijk en de consument herkent dit. Ook 

berust kledingkeuze op het visuele aspect. Concept gaat dus niet over 

kleding, maar over het concept van de naam zelf.

Naast de beoordeling voor verwarringsgevaar, gelden 4 criteria voor merkinbreuk. Deze komen uit artikel 2.20 lid 2 sub a, b, c en d BVIE en zijn:

1. Identiteit Inbreuk
2. herkomstinbreuk
3. goodwillinbreuk
4. een teken dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding

Sub a: Identiteit inbreuk (producten en diensten zijn gelijk)

Als de producten en diensten die je levert gelijk zijn en de naam is dat ook of die is gelijkaardig, dan lijkt inbreuk snel aangenomen te zijn. Toch kan het zijn dat je een merknaam wel mag gebruiken, ook al is deze niet van jou. 

Uit de zaak BMW/deenik kwam voort dat je een merk mag gebruiken om aan te geven dat je specialist ergens in bent. In dit geval reparatie en onderhoud. Als je maar niet doet alsof je aangesloten bent bij BMW door bijvoorbeeld te zeggen dat je official dealer bent. Dit gaat via 10.2.a EMRL en 2.20.2.a BVIE. Je mag dus een bedrijf zijn als ‘Deenik | De onderhoudsspecialist voor jouw BMW’.

In de zaak Adam Opel lag het net even anders dan je wellicht zou verwachten. Opel is gedeponeerd voor auto’s. Nu was er een fabrikant van speelgoedautootjes met de naam Opel er op. Omdat de consument kan denken dat die speelgoedautootjes van Opel zelf afkomstig zijn, zou je kunnen denken dat sprake is van inbreuk. Maar omdat duidelijk is dat het gaat om schaalmodel, is geen sprake van verwarring en dus een inbreuk.

Voorbeelden van een sub a inbreuk zijn ook:

• Apotheker die een generiek medicijn meegeeft, terwijl een merk was voorgeschreven en de patiënt hierover niet informeert.
• uitbater van een café die RedBull op de kaart heeft staan, maar in praktijk een ander merk energiedrank schenkt.

Sub b: Verwarring

Hoe meer overeenstemming er is tussen de tekens hoe eerder inbreuk zal worden aangenomen. Dit geldt ook voor de soortgelijkheid. De verwarring door het publiek is echter niet doorslaggevend en daardoor kan een spel als anti-monopoly dat duidelijk geen monopoly is toch als een inbreuk onder sub B worden gezien. En dus niet onder sub a, omdat de totaalindruk tussen beide anders is.

De rechtbank is aldus van oordeel dat de tekens BEDANKT en MERCI begripsmatig met elkaar overeenstemmen omdat het relevante publiek de woorden in de eigen taal kan vertalen. Om die reden heeft de rechtbank geoordeeld dat MERCI en BEDANKT identieke tekens zijn en kans op verwarring aanwezig is bij het relevante publiek. Visueel en auditief stemmen de tekens weliswaar niet overeen, maar begripsmatig wel gezien de taalkundige betekenis. Begripsmatige overeenstemming kan dus al voldoende zijn om overeenstemming tussen het merk en het teken aan te nemen.

In de zaak Picasso/Picaro was geen inbreuk op grond van sub b. De erfgenamen van Picasso maakten bezwaar dat Chrysler met de naam Picaro kwam. Door de bekendheid van de naam Picasso en het uitgebreide onderzoek dat een consument doet voordat ze een grote aanschaf als een auto doet, is er geen inbreuk.

Bij Puma/Sabel bleek dat een louter begripsmatige overeenkomst tussen de twee puma’s niet voldoende is om voor verwarring te zorgen en dus geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Zonder verwarring is er geen inbreuk, alleen associatie van het ene merk met het andere is niet voldoende voor inbreuk. 

Door de zaak Canon/Cannon werd duidelijk dat sprake is van inbreuk indien het publiek kan menen dat de waren of diensten van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er is sprake van overeenstemming of soortgelijkheid wanneer de relevante consument in verwarring wordt gebracht over de herkomst van de producten of diensten die worden geleverd.

Goed om te weten is dat ook aanverwante of aanvullende producten of diensten voor verwarring kunnen zorgen. Als we er vanuit gaan dat Heineken alleen een biermerk is, maar niet geregistreerd is voor horeca en jij een café gaat openen met de naam Heineken krijg je geheid gedonder. 

Dit bleek ook uit Porsche/Carrera. Omdat de navigatie met de naam Carrera aanvullend is op de auto kan sprake van inbreuk zijn, maar dit gaat wel heel ver. Zo liggen wijn en wijnglazen niet te dicht bij elkaar, maar kippenvlees en transport van kippen wel.

Voorbeelden sub b inbreuk:

• Dit kan door op elkaar lijkende verpakkingen of op elkaar lijkende namen
• Als producten of diensten complementair zijn, dan kan sprake zijn van inbreuk. Zoals dus inderdaad Porsche Carrera/Carrera. Hier zorgde complementair dat het soortgelijk werd.
• Detailhandel voor kleding tegenover kleding als product
• Zeep en cosmetica tegenover met sauna diensten
• Hoteldiensten tegenover een merknaam voor drank (Hotel Cirpriani).

Sub c: Bekend merk

Beschermingsomvang van een bekend merk kan buiten de eigen klasse vallen. Dit gaat ontzettend ver. En daarom leggen we eerst uit wat een bekend merk is. Dit werd ons duidelijk door het arrest Chevy. 

Van een bekend merk is sprake als het teken bij een overgroot deel van het publiek waarvoor het merk bestemd is in een aanmerkelijk gedeelte van het relevante territorium bekend is. In de Benelux is één lidstaat voldoende. Bij de EU is bekendheid in één lidstaat niet direct voldoende om het een aanmerkelijk gedeelte van de EU te zijn. Bekendheid in Malta en Cyprus is bijvoorbeeld niet voldoende. Er hoeft geen sprake te zijn van verwarringsgevaar. Alleen de tekens moeten wel hetzelfde zijn of op elkaar lijken.

Als een merk afbreuk doet aan de reputatie van het bekende merk of hierbij wil aanhaken, dan is dit ook niet toegestaan.

In geval van Klarein/Clareyn was sprake van afbreuk aan reputatie. Hierbij wilde een schoonmaakmiddel een vergelijkbare naam gebruiken als een bekend jenevermerk. Omdat mensen dan voortaan bij jenever aan de smaak van schoonmaakmiddel zouden kunnen denken is dit afbreuk aan reputatie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor smeerolie en mayonaise.

Een bekend merk kan niet optreden tegen voorgebruik. Dit kwam aan het licht bij RedBull/The Bull Dog en werd als geldige reden gezien.De geldige reden kan ervoor zorgen dat een bekend merk verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt (Bulldog) gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dit teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is.

Sub d: een teken dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding

Omdat bij sub d geen sprake hoeft te zijn van economisch verkeer, kan je stellen dat je een andere geldige reden kan toepassen. Zo zou je een merk kunnen gebruiken om gefundeerde kritiek te uiten op de waren of diensten van een onderneming. Een parodie en vrijheid van meningsuiting is hierbij een geldige reden, tenzij de merkhouder echt aantasting van het merk kan aantonen. Dit wordt bij parodieën en vrijheid van meningsuiting niet snel aangenomen.

Zo ging Dick Bruna in tegen Nijn Eleven en Nijntje met coke, maar dit bleek geen inbreuk. Parodie is toegestaan.

Als je Dom Perignon schilderijen met fles hebt ontworpen, dan moet dit kunnen. Máár pas op! Een hele collectie schilderijen in het thema Damn Perignon niet.

Wanneer is sprake van verwarring bij een handelsnaam?

Verwarringsgevaar bij een handelsnaam komt voort uit artikel 5 van de Handelsnaamwet. Dit artikel zegt het volgende zegt het volgende over verwarring bij handelsnamen:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, krijg je geen handelsnaamrecht door inschrijving bij de Kamer van Koophandel, maar door gebruik ervan. Dit betekent dat je rechten op je handelsnaam kunt verkrijgen door gebruik ervan, terwijl de naam niet is ingeschreven bij de KvK. Andersom kan ook. Je bent gewoon ingeschreven met jouw bedrijfsnaam, maar je gebruikt deze niet en daarom kan je niet optreden bij verwarringsgevaar bij je handelsnaam.

Verder kent het handelsnaamrecht op zich niet zo heel veel eisen. Een handelsnaam hoeft bijvoorbeeld geen onderscheidend vermogen te hebben. Althans, dat vereiste geldt niet. Tegenwoordig is door mooie rechtspraak wel duidelijk geworden dat een beschrijvende handelsnaam ook beperkt kan worden in de bescherming die hieraan wordt toegekend.

Belangrijk om te beseffen is dat een handelsnaam in beginsel enkel lokale bescherming biedt. Dit kan de vestigingsplaats zijn, de eigen wijk, de provincie, maar ook heel Nederland. Het gebied waarbinnen de handelsnaam beschermd is, gaat terug naar de aard van de waren of diensten die worden geleverd. Ook al beschermt het handelsnaamrecht alleen de bedrijfsnaam en niet het logo of de waren en diensten die je levert.

Als je een bar hebt, dan is de bescherming van jouw handelsnaam niet veel verder dan jouw wijk of maximaal de vestigingsplaats. Ben je zorgverlener. Bijvoorbeeld als doula, dan ben je waarschijnlijk actief in jouw vestigingsplaats. Als dat Amsterdam is, dan zal je niet heel ver buiten de stad nog bescherming genieten. 

Voor platformen als The Fork is dat anders. Zijn zijn landelijk actief en niet – zoals een café – slechts plaatselijk. Denk aan websites als dekbeddiscounter.nl. Zij verkopen door heel Nederland en moeten zodoende ook kunnen optreden tegen verwarringsgevaar met hun handelsnaam tegen andere partijen. Ook al is deze handelsnaam beschrijvend, door actief gebruik kan het een sterke handelsnaam worden.

Tot slot speelt binnen verwarringsgevaar op gebied van handelsnaamrecht de battle van handelsnamen versus merknamen. En dus jongere handelsnamen versus oudere merken en oudere handelsnamen van plaatselijke betekenis tegen jongere merken. Een handelsnaam met meer dan plaatselijke betekenis kan overigens een jonger merk onderuit halen via de nietigheidsprocedure van artikel 2.4.f BVIE.

Wanneer is sprake van verwarringsgevaar bij een domeinnaam?

Voor domeinnamen geldt dat dit een handelsnaam kan zijn. Daardoor kan je met een domeinnaam voor verwarring zorgen met een handelsnaam en ook merkinbreuk plegen. Hiervan is sprake van verwarringsgevaar als je bijvoorbeeld een url gebruikt om mensen te lokken naar een bekend merk of als je wil doen alsof er een verband is met een merkhouder. Denk aan thuisbezorgen.nl versus thuisbezorgd.nl

Hoe kun je verwarring voorkomen?

Voorkomen van verwarring bij merken, handelsnamen en domeinnamen begint bij goed onderzoek. Zorg ervoor dat je altijd controleert of er bestaande handelsnamen, logo’s, ontwerpen of merken zijn. Dit controleer je niet alleen via Google en de KvK, maar ook in het merkenregister.

Daarnaast is gezond verstand ook gewoon handig. Dus probeer niet aan te haken bij bekende merken, omdat je denkt dat dit helpt. Het tegenovergestelde is namelijk waar. Vroeg of laat krijg je hier gedonder mee.